Интеллектуальная собственность и реклама. Актуальные вопросы, административная и судебная практика

Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ

Совместное постановление Пленумов ВС РФ № 5 и ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление) стало первым актом высших судебных инстанций, разъясняющим отдельные положения нового законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Данный документ достаточно объемен, и в настоящей статье мы постарались дать краткий обзор и анализ наиболее существенных моментов, которые, на наш взгляд, могут быть интересны правообладателям и пользователям.

Вопросы по сделкам с объектами исключительных прав

Квалификация договоров. Четвертая часть ГК РФ установила, что все права на объекты интеллектуальной собственности могут передаваться по договору об отчуждении прав и по лицензионному договору. Договор, предусматривающий отчуждение права на интеллектуальную собственность, но в то же время вводящий ограничения по способам использования либо имеющий определенный срок действия, может быть квалифицирован судом как лицензионный договор путем сопоставления с другими условиями договора, его смыслом в целом, а также выяснения действительной общей воли сторон. При отсутствии такой возможности договор признается недействительным.

Момент перехода исключительного права по договору отчуждения, подлежащего государственной регистрации, определяется датой регистрации этого договора. А именно: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (например, права на товарный знак), то отчуждаемое право переходит к приобретателю императивно в момент совершения такой регистрации. Условие договора об ином моменте перехода права ничтожно.

Срок действия срочного лицензионного договора определяется сроком действия права на используемый по этому договору объект исключительных прав. Так, лицензионный договор может быть заключен на срок, не превышающий срока действия исключительного права. Если договор предусматривает более длительный срок действия, то он считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Условие о вознаграждении в лицензионном договоре. Лицензионный договор должен содержать прямое указание либо на размер вознаграждения или порядок его определения, либо на безвозмездность договора. Если в договоре нет ни одного из этих условий, он считается незаключенным.

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, даже если лицензиат не использует соответствующий объект исключительных прав. В случае если размер вознаграждения по договору определяется на основе дохода или выручки, а лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта.

Если право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставлено по лицензионному договору, согласия лицензиата на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется. Заключение такого договора не влияет на действие лицензионного договора.

Ограничение права лицензиара по договору. Лицензионный договор по общему правилу предполагает сохранение за лицензиаром права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации наряду с лицензиатом. Вместе с тем договор об исключительной лицензии может содержать условие о том, что такое право не сохраняется за лицензиаром.

Компенсация за нарушение авторских прав и прав на товарные знаки

Компенсация за нарушение исключительных прав на произведения и товарные знаки. Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возникших у правообладателя убытков, но цена иска при обращении в суд должна быть указана в твердой сумме. При этом компенсация взыскивается при доказанности факта нарушения, и у правообладателя нет необходимости доказывать размер убытков. Поскольку размер взыскиваемой суммы остается на усмотрение суда, при определении размера компенсации судам надлежит руководствоваться следующими факторами: характером допущенного нарушения; сроком незаконного использования; степенью вины правонарушителя; наличием ранее совершенных лицом нарушений прав данного правообладателя; вероятными убытками правообладателя. Определяющим в данной ситуации является принцип соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения.

Право на взыскание компенсации или возмещение убытков принадлежит лицу, которому на момент совершения нарушения принадлежало нарушенное право. Это право не переходит к лицензиату по лицензионному договору или к приобретателю по договору об отчуждении исключительного права. Вместе с тем это право может быть передано отдельно по договору об уступке права (требования).

Авторское право и права, смежные с авторскими

Авторское право. В Постановлении еще раз подчеркивается, что, пока не доказано иное, предполагается, что любое произведение создано творческим трудом. Кроме того, сделана попытка определить критерий «творчества», однако суды лишь указали на то, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности произведения не может свидетельствовать о том, что оно не создано творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В отношении технических средств защиты авторского права и устройств, которые могут быть использованы для обхода таких технических средств, Постановление разъяснило, что под запрет подпадают технологии, технические устройства или их компоненты, которые рекламировались, предлагались к продаже и продавались именно в качестве средств обхода технических средств защиты. Однако суды заметили, что запрет не охватывает случаи, когда технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты (при этом суду необходимо установить, возможно ли коммерческое использование таких технологий, технических устройств или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода технических средств защиты).

Право на исполнение. В Постановлении даны разъяснения, которые необходимо учитывать при заключении между заказчиком и исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения (например, рекламного ролика), чтобы впоследствии не получить претензию о нарушении смежных прав со стороны исполнителя.

При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается, даже если это не предусмотрено договором. Между тем согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре.

Эта норма относится не к правилам, установленным законом для договора, а к порядку законного использования звука или изображения.

Следовательно, отдельное использование звука или изображения при отсутствии прямого указания на предоставление такого права в договоре является нарушением исключительного права использования исполнения и в том случае, если соответствующий договор был заключен до момента, когда это требование было установлено законодателем сначала в Законе об авторском праве, а потом в ГК РФ.

Однако согласие на отдельное использование зафиксированного в произведении звука или изображения должно быть прямо установлено договором. В противном случае такое использование будет считаться нарушением прав исполнителя.

Право на использование изображение гражданина

Охрана изображения гражданина. Суды разъяснили, что право на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не является исключительным правом в смысле положений части 4 ГК РФ. Следовательно, в случае нарушения указанного права могут быть применены лишь способы защиты, установленные ст. 12 ГК РФ.